NOTICIAS 1 de Julio de 2005 al 30 de Septiembre de 2005

I.- Novedades legislativas de ámbito español

1. <Orden nº 2986/2005, de 21 septiembre, del MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN en la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para potenciar la creación, funcionamiento y desarrollo de las estructuras de los productos agroalimentarios protegidos con signos de calidad diferenciada (BOE 27 septiembre 2005, núm. 231, [pág. 32009]).
2. Orden nº 2708/2005, de 8 agosto, del MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN en la que se modifica la Orden nº 1144/2002, de 6-5-2002 del mismo Ministerio, que ratifica el Reglamento de la denominación de origen «Torta del Casar» (BOE 19 agosto 2005, núm. 198, [pág. 29050]).
3. Orden nº 2709/2005, de 8 agosto, del MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN por la que se ratifica el Reglamento de la denominación geográfica «Hierbas Ibicencas» (licores) (BOE 19 agosto 2005, núm. 198, [pág. 29050]).
4. Orden nº 2668/2005, de 20 julio, del MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN por la que se dispone la publicación de la Orden de 8-9-2004 (LG 2004\291), de la Consejería de Política Agroalimentaria y Desarrollo Rural de la Junta de Galicia, por la que se modifica el Reglamento de la denominación específica Orujo de Galicia y de su Consejo Regulador, y de la Orden de 22-2-2005 (LG 2005\76), por la que se modifica dicha Orden (BOE 15 agosto 2005, núm. 194, [pág. 28516]).
5. Orden nº 2615/2005, de 13 julio, del MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN por la que se dispone la publicación de las normas de utilización de la mención «Vino de la Tierra de Cádiz» (BOE 10 agosto 2005, núm. 190, [pág. 28134]).
6. Orden nº 2483/2005, de 7 julio, del MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN por la que se dispone la publicación de la Orden AYG/323/2005, de 7-3-2005 (LCyL 2005\120), que aprueba el Reglamento por el que se establecen las normas de utilización de la mención «Vino de la Tierra de Castilla y León» (BOE 30 julio 2005, núm. 181, [pág. 27113]).
7. Orden nº 2498/2005, de 7 julio, del MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN por la que se dispone la publicación de la Orden de 7-3-2005 (LG 2005\98), de la Consejería de Política Agroalimentaria y Desarrollo Rural de la Junta de Galicia, por la que se modifica el reglamento de la denominación de origen «Valdeorras» y de su consejo regulador (BOE 1 agosto 2005, núm. 182, [pág. 27168]).
8. Orden nº 2437/2005, de 4 julio, del MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN por la que se dispone la publicación de las normas de utilización de la mención «Vino de la Tierra Norte de Granada» (BOE 27 julio 2005, núm. 178, [pág. 26689]).
9. Orden nº 2043/2005, de 28 junio, del MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO por la que se incluye la presentación electrónica de solicitudes de marcas y nombres comerciales en el Registro Telemático de la Oficina Española de Patentes y Marcas (BOE 30 de junio 2005, núm. 155).

II.- Novedades jurisprudenciales de ámbito español

ÁMBITO CIVIL

1. Sentencia del Juzgado de lo Mercantil, Madrid, (Núm. 2), de 8 julio 2005. Presentación por periódico deportivo del juego «Liga Fantástica»: falta de utilización de distintivo de la Liga Nacional de Fútbol Profesional: ausencia de acto de confusión; utilización de tal expresión no efectuada en el texto controvertido con finalidad distintiva alguna sino como referencia meramente cronológica a las jornadas del campeonato deportivo del mismo nombre: la Liga Nacional de Fútbol Profesional carece de «reputación» a efectos del art. 12 LCD; no constituye una conducta objetivamente contraria a la buena fe: principio de libertad de empresa. El Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid desestima la demanda interpuesta por la entidad «Diario As, SL» y otros contra la entidad «Recoletos Grupo de Comunicación, SA».
2. Sentencia del Audiencia Provincial Madrid núm. 464/2005 (Sección 25ª), de 21 julio 2005, PLAGIO: INEXISTENCIA: diseños de lámparas: mera comercialización y no fabricación. La Sección Vigésima de la Audiencia Provincial de Madrid declara haber lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada frente a la Sentencia, de fecha 05-02-2003, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Torrejón de Ardoz en juicio ordinario.
3. Sentencia del Audiencia Provincial Madrid núm. 464/2005 (Sección 25ª), de 21 julio 2005, PROPIEDAD INTELECTUAL: DERECHOS DE AUTOR: derechos de explotación: procedencia: utilización de las obras en beneficio propio mediante la comunicación pública: tarifas: fijación del precio justo como remuneración compensatoria al uso de un derecho que produce beneficio económico a quien lo utiliza; la sociedad demandada es deudora de la prestación desde el momento en que comenzó a hacer uso de los derechos de la propiedad intelectual y continúa siéndolo mientras no satisfaga la remuneración, se encuentre definida o no. LEGITIMACION ACTIVA: PROCEDENCIA: propiedad intelectual: pertenencia al colectivo profesional en cuyo favor y beneficio el art. 108.4 LPI encomienda a las dos sociedades actuantes la gestión de sus derechos económicos devengados por la comunicación pública de sus creaciones y ejecuciones. La Audiencia Provincial de Madrid declara no haber lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y declara haber lugar al interpuesto por la actora contra la Sentencia de fecha 28-10-2003 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Majadahonda, revocándola en el sentido expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Resolución.
4. Sentencia del Tribunal Supremo núm. 615/2005 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 21 julio 2005, PROPIEDAD INDUSTRIAL: MODELOS DE UTILIDAD: acción de indemnización de daños y perjuicios por violación del derecho: procedencia: requerimiento previo a la codemandada para el cese de la violación. RECURSO DE CASACION: ALCANCE: no cabe hacer supuesto de la cuestión. Los antecedentes necesarios para el estudio de la Sentencia se relacionan en su primer fundamento de derecho. El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada el 11-11-1998 por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona.
5. Sentencia del Audiencia Provincial Madrid núm. 496/2005 (Sección 10ª), de 1 julio 2005, PROPIEDAD INDUSTRIAL: marcas: acción de nulidad: estimación: mala fe: solicitud y adquisición de la marca litigiosa cuando ha sido distribuidora exclusiva de los productos fabricados por la actora con esa marca; prescripción de la acción: desestimación.

ÁMBITO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

1. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda), de 11 de julio de 2005 supuestos de acceso registral: los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión en el mercado: gráfica: inexistencia: «BK.s» y «BK»: especial grafismo: inscripción procedente. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección Segunda - dictó Sentencia, en fecha 25-06-2002, desestimatoria del recurso deducido por la entidad mercantil «BK Sports, Inc» contra una Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26-05-1997, sobre la inscripción de la marca «BK.s».El TS declara haber lugar al recurso de casación interpuesto por la entidad «BK Sports, Inc SA», casa la Sentencia impugnada y desestima el recurso contencioso-administrativo.
2. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera) de 7 de julio de 2005 Supuestos de acceso registral: distintivos en los que figuren leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia, de crédito y de reputación industrial: existencia: bota de fútbol con tres bandas: marca de renombre: inscripción improcedente. El TS estima el recurso de casación interpuesto por la entidad «Adidas Salomon, AG», casa la Sentencia impugnada y estima el recurso contencioso-administrativo.
3. STS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª) de 12 de julio de 2005.Marcas: supuestos de acceso registral: los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión en el mercado: fonética: inexistencia: «Toot» y «Hoot». La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla dictó Sentencia, en fecha 04-11-2002, desestimatoria del recurso deducido por la entidad mercantil «Géneros de Punto Samo, SA» contra una Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, sobre inscripción de la marca «Toot».El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la entidad mercantil «Géneros de Punto Samo, SA»; con imposición de las costas.
4. STS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª) de 13 de julio de 2005. Marcas: supuestos de acceso registral: distintivo, emblema o divisa de la Cruz Roja y lo que adopte la Convención de Ginebra: inexistencia: «COMPLEJO HOSPITALARIO JUAN CANALEJO SERVICIO GALEGO DE SAUDE»: inscripción procedente.. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -Sección Séptima- dictó Sentencia, en fecha 22-06-2002, desestimatoria del recurso deducido por Cruz Roja Española contra Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas 20-05-1998 y 11-12-1998, sobre inscripción de la marca «Complejo Hospitalario Juan Canalejo Servicio Galego de Saude».El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Cruz Roja Española; con imposición de las costas.

III.- Novedades legislativas de ámbito comunitario

El 25 de julio de 2005 entraron en vigor el Reglamento (CE) nº 1041/2005 de la Comisión de 29 de junio de 2005 que modifica el Reglamento (CE) nº 2868/95 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria y el Reglamento (CE) nº 1042/2005 de la Comisión de 29 de junio de 2005 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2869/95 relativo a las tasas que se han de abonar a la OAMI.


IV.- Novedades jurisprudenciales de ámbito comunitario.

Ante el Tribunal de Justicia de Primera Instancia:

1. STJCE Luxemburgo (Sale Primera) del 27 de septiembre de 2005 (TJCE 123/04) . Se desestima el recurso contra la resolución de la OAMI que deniega el registro de la marca CARGO PARTNER respecto a los servicios en la clase 39 (transportes; embalajes y almacenaje de mercancías; organización de viajes), basándose en el articulo 7, apartado 1, letra b) del Reglamento no. 40/94, por considerar que el vocablo CARGO PARTNER carece de carácter distintivo respecto a la lista de servicios en cuestión. El Tribunal de Primera Instancia considero que "..., no existen elementos que indiquen que en inglés la expresión «cargo partner» tenga, en el lenguaje corriente, un significado que no sea designar al contratante que ofrece servicios de transporte, de acondicionamiento y de almacenaje de productos. Respecto de los términos que lo componen, el signo CARGO PARTNER no presenta ninguna característica adicional que pueda convertir al signo en su conjunto en apto para diferenciar los servicios de la demandante de los de otras empresas en el espíritu del público pertinente."
2. STJCE Luxemburgo (Sala Tercera) de 22 de septiembre de 2005 (TJCE 130/03) . Se desestima el recurso contra la resolución de la OAMI que deniega el registro de la marca denominativa TRAVATAN respecto a los productos comprendidos en la clase 5 (productos farmacéuticos oftálmicos), por existir riego de confusión con la marca denominativa anterior TRIVASTAN, marca nacional, para productos incluidos en la clase 5, entre otros, productos farmacéuticos. Respecto la comparación de los productos, el Tribunal de Primera Instancia consideró que "los productos son de la misma naturaleza (productos farmacéuticos), tienen la misma finalidad o destino (tratamiento de desórdenes oculares, sean o no de origen vascular), se dirigen a los mismos consumidores (los profesionales, incluidos médicos y farmacéuticos, y los verdaderos usuarios finales, es decir, los pacientes que padecen trastornos oculares), utilizan los mismos canales de distribución (por regla general, las farmacias) y presentan un carácter potencialmente complementario. Por ello, no cabe duda alguna de que pueden ser fabricados o comercializados por los mismos operadores económicos."
3. STJCE Luxemburgo (Sale Tercera) del 15 de septiembre de 2005 (TJCE 320/03) . Se desestima el recurso contra la resolución de la OAMI que deniega el registro de la marca LIVE RICHLY respecto a los servicios en la clase 36 (Servicios financieros y monetarios y negocios inmobiliarios ; en particular ; servicios bancarios; tarjetas de crédito ; préstamos y financiación comercial y al consumidor ; corretaje inmobiliario e hipotecario ; gestión, planificación y consultoría de fideicomiso, inmobiliarias y fiduciarias ; inversión y asesoramiento y consultoría en materia de inversión; servicios de corretaje y operaciones con valores para la facilitación de transacciones financieras seguras; servicios de seguros; en concreto, suscripción y venta de pólizas de seguros de bienes, de accidentes y de vida y contratos de anualidades), basándose en el articulo 7, apartado 1, letra b) del Reglamento no. 40/94, por considerar que el vocablo LIVE RICHLY carece de carácter distintivo respecto a la lista de servicios en cuestión.
4. STJCE Luxemburgo (Sale Primera) del 8 de septiembre de 2005 (TJCE 178/03 - TJCE 179/03) . Se desestima el recurso contra la resolución de la OAMI que deniega el registro de las marcas DigiFilm y DigiFilmMaker respecto a los productos y servicios en las clases 9 y 42 basándose sobre el articulo 7, apartado 1, letra b) del Reglamento no. 40/94, por considerar que los vocablos DigiFilm y DigiFilmMaker carecen de carácter distintivo respecto a la lista de productos y servicios en cuestión. El Tribunal de Primera Instancia considero que "la Sala de Recurso, realizando una valoración de conjunto de la marca cuyo registro se solicita, estimó acertadamente que las yuxtaposiciones de los términos «digi», «film» y «maker» para formar DigiFilm y DigiFilmMaker dan lugar a combinaciones que pueden descomponerse fácilmente gracias al empleo de las mayúsculas, que dichas yuxtaposiciones no son inhabituales ni llamativas ni son contrarias a las reglas de la gramática, y que el público destinatario percibirá de modo inmediato y sin necesidad de un especial esfuerzo de análisis que éstas aluden al registro, almacenamiento y tratamiento de datos digitales, en particular datos gráficos, así como a los soportes y aparatos y al software informático que hace factibles estas operaciones, contemplados en las solicitudes de marca de la demandante, y no pensará que se trata de indicaciones del origen comercial".
5. STJCE Luxemburgo (Sala Tercera) de 14 de julio de 2005 (TJCE 312/03) . Se desestima el recurso contra la resolución de la OAMI que deniega el registro de la marca denominativa SELENIUM-ACE respecto a los productos comprendidos en las clases 5 y 3, por existir riego de confusión con la marca figurativa anterior Selenium Spezial A-C-E, marca nacional, para productos y servicios incluidos en las clases 5 y 30.
6. STJCE Luxemburgo (Sala Cuarta) de 14 de julio de 2005 (TJCE 126/03) . Se estima el recurso contra la resolución de la OAMI que estima el registro de la marca denominativa ALADIN respecto a los productos comprendidos en la clase 3, por existir riego de confusión con la marca denominativa anterior ALADDIN, marca nacional, para productos similares. Por lo que respecta la prueba del uso de la marca anterior, el Tribunal de Primera Instancia considero que "si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios sólo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada. En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre necesariamente toda esa categoría a los efectos de la oposición."
7. STJCE Luxemburgo (Sala Cuarta) de 13 de julio de 2005 (TJCE 40/03) . Se desestima el recurso contra la resolución de la OAMI que deniega el registro de la marca figurativa Julián Murúa Entrena respecto a los productos comprendidos en la clase 33, por existir riego de confusión con la marca denominativa anterior MURÚA, marca nacional, para productos en la clase 33.
8. STPICE Luxemburgo (Sala Cuarta) de 7 de julio de 2005 (TJCE 385/03) . Se estima el recurso contra la resolución de la OAMI que acepta el registro de la marca figurativa Biker Miles respecto a los productos comprendidos en la clase 25, por existir riego de confusión con la marca denominativa anterior MILES, marca comunitaria, para productos en la clase 25. El Tribunal de Primera Instancia considero que "el elemento dominante de la marca solicitada es el elemento denominativo «miles», idéntico a la marca anterior" y que "la Sala de Recurso se equivocó al concluir (...) que los demás elementos de la marca solicitada, en concreto la representación gráfica y el elemento denominativo «biker», eran importantes en la impresión de conjunto producida por ésta".

Ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas:

1. Conclusiones del Abogado General, el Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 14 de julio de 2005 en el asunto C-173/04, Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior. El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas impugna la sentencia pronunciada por el Tribunal de Primera Instancia el 28 de enero de 2004, que confirmó la negativa de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI a registrar ocho formas tridimensionales de bolsas para bebidas que pueden tenerse en pie, con el propósito de identificar jugos y zumos de frutas. El Abogado General, el Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer propone al Tribunal de Justicia desestimar el recurso de casación interpuesto por SiSi-Werke contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 28 de enero de 2004.
2. Conclusiones del Abogado General, el Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 8 de septiembre de 2005 en el asunto C-361/04 P, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso, Bernard Ruiz-Picasso contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior. El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas impugna en casación la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 22 de junio de 2004, que desestimó el recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI, que a su vez había denegado la oposición intentada por los titulares de la marca denominativa PICASSO, recurrentes en la presente casación, contra el registro del signo denominativo PICARO para vehículos. El asunto se encuadra en el debate sobre el riesgo de confusión. . El Abogado General, el Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer sugiere al Tribunal de Justicia desestimar el recurso de casación interpuesto por los cotitulares de la sucesión Picasso contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 22 de junio de 2004.
3. Conclusiones del Abogado General, el Sr. Philippe Léger presentadas el 2 de junio de 20051 en el asunto C-37/03 P, BioID AG, en liquidación, contra contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior. El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas impugna en casación la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 5 de diciembre de 2002 por la cual se desestimó el recurso formulado contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 20 de febrero de 2001, que deniega el registro como marca comunitaria de la marca figurativa BioID. Las cuestiones suscitadas en el marco de este recurso de casación se refieren principalmente a los criterios que deben tenerse en cuenta para apreciar si un signo compuesto por un elemento denominativo y por elementos figurativos, como es el caso en el presente asunto, carece de carácter distintivo y debe, por tanto, denegarse su registro como marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo. El Abogado General, el Sr. Philippe Léger propone al Tribunal de Justicia anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 5 de diciembre de 2002, desestimar el recurso dirigido contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 20 de febrero de 2001 y condenar a la recurrente al pago de las costas causadas en los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y ante el Tribunal de Justicia.
4. STJC (Sala Segunda) de 7 de julio de 2005 (TJCE C-353/03) . Sentencia que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido), mediante resolución de 25 de julio de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de agosto de 2003, en el procedimiento entre Société des produits Nestlé SA y Mars UK Ltd. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 sobre la marca comunitaria. Dicha petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Société des produits Nestlé SA y Mars UK Ltd relativo a la solicitud formulada por Nestlé para proceder al registro de la marca HAVE A BREAK, como marca de una parte del eslogan HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT registrado como marca por esta misma sociedad. El Tribunal de Justicia declaro que el carácter distintivo de una marca al que hace referencia el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, puede adquirirse como consecuencia del uso de dicha marca como parte de una marca registrada o en combinación con ésta.
5. STJC (Sala Segunda) de 7 de julio de 2005 (TJCE C-418/02) . Sentencia que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial presentada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundespatentgericht (Alemania), mediante resolución de 15 de octubre de 2002, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de noviembre de 2002, en el procedimiento Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, 4, apartado 1, letra b), y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988. La petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG y la Deutsche Patent- und Markenamt (Oficina alemana de patentes y marcas), en relación con el registro de la marca de servicios PRAKTIKER prestados en el marco del comercio al por menor. El Tribunal de Justicia declaro que el concepto de «servicios» a que se refiere la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, especialmente su artículo 2, comprende los servicios prestados en el marco del comercio al por menor de productos. Para registrar una marca relativa a estos servicios, no es necesario designar concretamente el servicio o servicios de que se trate. Sin embargo, deben precisarse los productos o tipos de productos a los que se refieren dichos servicios.

Fuente: AIPPI