NOTICIAS 01 de Enero de 2005 al 30 de Marzo de 2005

I.- Novedades legislativas de ámbito español.

1. Orden nº 541/2005, de 21 febrero, del MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 9 marzo 2005, núm. 58, [pág. 8347]). VINO. Dispone la publicación de la modificación de la Orden de 23-9-2003 (LCV 2003\304), que regula el vino de mesa con derecho a la mención tradicional Vino de la tierra El Terrerazo.
2. Orden nº 241/2005, de 2 febrero, del MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 11 febrero 2005, núm. 36, [pág. 4995]). CONSERVAS. Ratifica el Reglamento de las Denominaciones Específicas «Caballa de Andalucía» y «Melva de Andalucía» y de su Consejo Regulador.
3. Orden nº 250/2005, de 2 febrero, del MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 12 febrero 2005, núm. 37, [pág. 5100]). VINO. Dispone la publicación de las normas de utilización de la mención Vino de la Tierra Contraviesa-Alpujarra.
4. Orden nº 251/2005, de 2 febrero, del MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 12 febrero 2005, núm. 37, [pág. 5100]). VINO. Dispone la publicación de las normas de utilización de la mención Vino de la Tierra de la Sierra Norte de Sevilla.
5. Orden nº 203/2005, de 27 enero, del MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 8 febrero 2005, núm. 33, [pág. 4360]). VINO. Dispone la publicación de la regulación de la mención «Vino de la Tierra de Formentera».

II.- Novedades jurisprudenciales de ámbito español.

1. STS (Sala de lo Civil) de 28 marzo 2005 (RJ 2005\1697) En el conflicto entre las marcas «Nike» (fonéticamente Nike o Niké) núm. 88.222 y «Nike» (fonéticamente Náik) núms. 1.156.105 y 1.156.106 se estima el recurso de casación de la segunda declarando que en caso de marcas mixtas o combinadas el juicio de identidad debe comprender el conjunto de sus elementos. Relevancia pero insuficiencia del elemento meramente denominativo. Se interpreta el signficado de la caducidad por falta de «uso real y efectivo» de la marca, considerando que no lo es el uso del elemento denominativo con grafía y fondo diferente del corriente de la marca. Se declara la falta de uso real y efectivo de la marca más antigua durante más de cinco años, debido a una utilización ficticia y de mala fe de la marca generando confusión con otra prestigiosa del mercado, ya que se reproducía en la primera hoja de la etiqueta en forma de cuadernillo las características de la marca ajena, posterior, insertando en hoja interior las características de la propia. Con ello se declara que se crea de forma maliciosa un riesgo de confusión en los consumidores. La fecha de inicio del cómputo del plazo de caducidad no se ve alterada por la concesión de una ampliación de los productos protegidos por la marca. Se rechaza la existencia de causas justificativas de la falta de uso, por no considerarse tales las que dependen de la voluntad y el control del titular o del licenciatario. Se desestima la acción de nulidad de la marca posteriormente registrada, por haber caducado por falta de uso real y efectivo de la que ampara la acción.
2. STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 4 marzo 2005. Valor de la actividad probatoria consistente en el informe de un detective en la demostración de que la demandada vulneraba la patente de procedimiento de la actora.
3. STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 3 marzo 2005. Se desestima el recurso de una empresa infractora de marca gráfica de Chanel (monograma) en zapatos por ella comercializados.
4. Sentencia del Juzgado de lo Mercantil Valencia, (Núm. 1), de 28 febrero 2005 (AC 2005\235). Se desestima una acción de cesación al tratarse de marcas no idénticas en el plano fonético: «Residencial Mas Camarena Palace» y «Sanitas Residencial Mas Camarena»: la fuerza de la denominación recae sobre «Sanitas» y no sobre el vocablo «Residencial», y tampoco respecto de la mención «Mas Camarena». Se considera, además, que la mención incorporada y relativa a una localidad, o zona geográfica concreta cual es la urbanización «Mas Camarena», no es susceptible de apropiación exclusiva para su utilización en el tráfico economico con correlativa atribución de «ius prohibendi» a plantear frente a terceros.
5. Sentencia de la Audiencia Provincial Valencia (Sección 9ª), de 19 enero 2005 (JUR 2005\63933) Se estima una acción de cesación en referencia a la violación de un modelo de utilidad, al haberse comercializado por los demandados calzado con piso previsto de ventilación integral que copia el modelo de utilidad de la demandante.
6. Sentencia de la Audiencia Provincial Vizcaya (Sección 4ª), de 7 enero 2005 (AC 2005\228). Se desestima recurso de apelación interpuesto por demandante en juicio por infracción de un modelo de utilidad consistente en una batería de bizones. Se estima que el modelo del demandante es nulo por falta de novedad, ya que el producto del demandado es anterior. Modelo anticipado parcialmente.
7. Sentencia de la Audiencia Provincial Murcia (Sección 3ª), de 7 enero 2005 (AC 2005\230). Se estima acción de nulidad de la marca «Hotel y Apartahotel Don Juan» por impugnación instada por el titular de la pre-existente «Grupo Don Juan». Existe similitud fonética y conceptual, al aplicarse ambas marcas a la misma actividad, por lo que se genera riesgo de confusión y asociación. No se admite la existencia de tolerancia de uso alegada por la demandada.
   
   ÁMBITO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO:
   
   
8. Sentencia del TSJ Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 23 febrero (JUR 2005\93774) Se declara la compatibilidad de las marcas «Heredad de Alba» y «Duque de Alba», por considerar que no existe semejanza fonética y gráfica que pueda generar confusión en el mercado.
9. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 19 febrero 2005 (RJ 2005\1684). Se admite la inscripción como marca de «Euro-ticket». Se rechaza que se trate de un supuesto de denominaciones geográficas y regionales. Se considera una combinación de dos o más vocablos comunes que originan un conjunto con propia sustantividad, por lo que no se trata de una denominación genérica sino de una denominación caprichosa o de fantasía.
10. Sentencia del TSJ Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 18 febrero 2005 (JUR 2005\93891). Se rechaza la inscripción del nombre comercial B.C.G. SERVICES & MANAGEMANT (gráfico) por presentar semejanza fonética o gráfica con la marca preexistente número 1.188.539 BCG The Boston Consulting Group (gráfica) y generar por ello error o confusión en el mercado.
11. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 16 febrero 2005 (RJ 2005\1026). Se declara la inexistencia de semejanza fonética o gráfica que impida el registro entre la marca preexistente «Ô de Lancôme» y la solicitante «Oh! Don Algodón».
12. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 15 febrero 2005 (RJ 2005\1023). Se declara la inexistencia de semejanza fonética o gráfica que impida el registro entre la marca prioritaria «Chupa-dos» y la impugnada «Chupachups».
13. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 15 febrero 2005 (RJ 2005\1674). Se declara la inscripción procedente al desestimarse la existencia de parecido que pudiera generar confusión entre «Elea Bio» y la prioritario «Bio Danone». La partícula «Bio» no es una denominación genérica pero no es susceptible de apropiación por nadie. Válidamente puede formar parte de denominaciones de fantasía que lo integren junto con otro u otros términos. Se considera que no existe riesgo de asociación ni de aprovechamiento indebido y por ello se declara la inscripción registral procedente.
14. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 11 febrero 2005 (RJ 2005\1667) Se declara incongruencia omisiva en la sentencia apelada por falta de consideración de la totalidad de los elementos integrantes en las marcas prioritarias prescindiendo de una parte importante de ellas, con la consecuencia de indefensión de la demandada. Se estima por ello el recurso de casación al tratarse de un supuesto en que no se genera riesgo de confusión en el mercado en la co-existencia de «Mesón Cinco Jotas» y «J5, Jota Cinco».
15. Sentencia del TSJ Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 10 febrero 2005 (JUR 2005\85500). Se declara la semejanza fonética rayana en la identidad entre las marcas "Punto Oro" y "Punto de Oro".
16. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 10 febrero 2005 (RJ 2005\923). Se declara la inexistencia de semejanza fonética que pueda inducir a error o confusión en el mercado entre «Pepe Orgaz» y «Pepe Jeans».
17. Sentencia del TSJ Cataluña (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 7 febrero 2005 (JUR 2005\80837) Se declara la existencia de semejanza: fonética entre las marcas "La Torre" y "Torre Lara", para los mismos productos o servicios.
18. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 5 febrero 2005 (RJ 2005\1103). Se declara la inexistencia de semejanza fonética o gráfica que pueda inducir a error o confusión en el mercado entre «El Graduado» y «Graduado», en base a la necesidad de comparación en conjunto (gráfico y denominativo). Inexistencia de gráfica en el rótulo que se opone a la inscripción de la marca que accede.
19. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 3 febrero 2005 (RJ 2005\1017). Se declara la inexistencia de semejanza fonética o gráfica que pueda inducir a error o confusión en el mercado entre «Monte Ocijo» y «Montecillo», por lo que se admite la inscripción.
20. Sentencia del TSJ Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 2 febrero 2005 (JUR 2005\85942). Se declara la inexistencia de denominaciones genéricas (art. 124.5) en referencia a «Herbal Essences Natural Volume», que por el contrario se considera un conjunto semántico original, con poder distintivo e individualizador, así como una denominación que no hace alusión alguna a su naturaleza, ni a sus características, por lo que se declara la inscripción registral procedente.
21. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 2 febrero 2005 (RJ 2005\660). Se admite el registro de marcas parecidas al existir autorización del titular de la marca oponente. Se estima el recurso al no haberse valorado esta circunstancia por el Tribunal de instancia. Se declara que «Primera Línea» no es una denominación genérica.
22. Sentencia del TSJ Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª), de 1 febrero 205 (JUR 2005\94177) Se declara que no existe semejanza fonética entre "Morma II" y "Norma".
23. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 1 febrero 2005 (RJ 2005\1645). Se declara que la marca «La Chufera» no es genérica, en base a que una relación con el fruto con el que se fabrica el refresco de horchata no es suficiente para la prohibición. Se declara la inscripción procedente.
24. Sentencia del TSJ Cataluña (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 31 enero 2005 (JUR 2005\81518) Se declara la existencia de semejanza fonética entre las marcas "Cataluña Económica" y "Revista Económica Cataluña".
25. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 31 enero 2005 (RJ 2005\1638). Se declara que entre el rótulo de establecimiento «Bodega Charolais» y el nombre comercial prioritario «Charoles, SL» no existe semejanza fonética o gráfica que pueda inducir a error o confusión en el mercado.
26. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 29 enero 2005 (RJ 2005\1637). Se declara la existencia de semejanza fonética o gráfica que puede inducir a error o confusión en el mercado entre «Terra Unica» y «Xunta de Galicia, Galicia Terra Unica».
27. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 28 enero 2005 (RJ 2005\1634). Se declara improcedente el registro de la marca «Luis de Bachiller Elizondo» por constituir un distintivo en el que figuran leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia, de crédito y de reputación industrial, en relación con las prioritarias «Bachiller» y «Salvador Bachiller».
28. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 26 enero 2005 (RJ 2005\212). Se declara la compatibilidad registral, por inexistencia de semejanza fonética que pueda inducir a error o confusión en el mercado entre las denominaciones «Iursa» y «Urssa».
29. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 25 enero 2005 (RJ 2005\658). Se estima el recurso de casación del titular de la marca aspirante y, por ello, se declara la validez del registro al existir autorización del titular de la marca oponente: «Climpak» y «Clinipads», si bien la autorización estaba limitada a unos determinados productos.
30. Sentencia del TSJ Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 20 enero 2005 (JUR 2005\86584). Se declara que no existe semejanza fonética entre "King's Favourites" y "Superkings", declarándose la validez de la inscripción al existir, además, consentimiento de la marca oponente.
31. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 18 enero 2005 (RJ 2005\1). Se declara la validez del registro de marca debido a que las áreas comerciales en que inciden los productos eran distintas («Vitamentos» y «Mentos»).
32. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 18 enero 2005 (RJ 2005\114) Se declara la invalidez del registro de la marca «Servicio Valenciano de Empleo» por constituir una denominación genérica.
33. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 14 enero 2005 (RJ 2005\202). Se declara la compatibilidad registral debido a que no existe semejanza fonética o gráfica que pueda inducir a error o confusión en el mercado entre el nombre comercial «Alamo Tours, SL» y el rótulo de establecimiento «Alamo».
34. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 14 enero 2005 (RJ 2005\203). Se declara que no existe semejanza fonética que pueda inducir a error o confusión en el mercado entre «Las Mejores de Aguinaga» y las prioritarias «Delicias Aguinaga» y «Supremas Aguinaga».
35. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 14 enero 2005 (RJ 2005\204). Se declara que existe semejanza fonética o gráfica que puede inducir a error o confusión en el mercado entre «Jonclean» y «Jomklin».

III.- Novedades legislativas de ámbito comunitario.

Ninguna

IV.- Novedades jurisprudenciales de ámbito comunitario.

Ante el Tribunal de Justicia de Primera Instancia:

1. STPICE Luxemburgo (Sala Cuarta) del 12 de enero de 2005 (TJCE 367/02 a TJCE 369/02). Se desestima el recurso contra la resolución de la OAMI que desestima el registro de las marcas denominativas SnTEM, SnPUR y SnMix respecto a los productos en la clase 6, basándose sobre el articulo 7, apartado 1, letra b) y c) del Reglamento no. 40/94, por considerar que los círculos especializados conocerían el significado de los símbolos químicos "Sn" (estaño) y las abreviaciones "TEM" (templado), "PUR" (puro) y "MIX" (mezcla).
2. STPICE Luxemburgo (Sala Tercera) del 12 de enero de 2005 (TJCE 334/03). Se estima el recurso contra la resolución de la OAMI que desestima el registro de la marca denominativa EUROPREMIUM respecto a los productos y servicios en las clases 16, 20, 35 y 39, basándose sobre el articulo 7, apartado 1, letra c) del Reglamento no. 40/94, por considerar que el vocablo EUROPREMIUM no puede ser percibido por los consumidores como una indicación de la excepcional cualidad y del origen europeo de los productos y servicios solicitados. Para incurrir en la prohibición del articulo 7, apartado 1, letra c) del Reglamento no. 40/94, un signo denominativo debe designar objetiva y específicamente, y no de un modo vago, las características especiales de los productos y servicios en cuestión.
3. STPICE Luxemburgo (Sale Tercera) del 19 de enero de 2005 (TJCE 387/03). Se desestima el recurso contra la resolución de la OAMI que desestima el registro de la marca BIOKNOWLEDGE respecto a los productos y servicios en las clases 9, 16 y 42, bases de datos y programas de búsquedas, productos de imprenta y servicios informáticos, basándose sobre el articulo 7, apartado 1, letra c) del Reglamento no. 40/94, por considerar que el vocablo BIOKNOWLEDGE es descriptivo de los productos y servicios y no tiene carácter distintivo.
4. STPICE Luxemburgo (Sala Segunda) del 1 de febrero de 2005 (TJCE 57/03). Se desestima el recurso contra la resolución de la OAMI que estima el registro de la marca denominativa HOOLIGAN respecto a los productos en la clase 25, vestidos y sombrerería, por no existir riesgo de confusión con las marcas anteriores OLLY GAN para vestidos.
5. STPICE Luxemburgo (Sala Segunda) del 15 de febrero de 2005 (TJCE 296/02) . Se desestima el recurso contra la resolución de la OAMI que estima el registro de la marca denominativa LINDENHOF respecto a los productos en la clase 32, para aguas minerales y con gas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de fruta, por no existir riesgo de confusión con la marca denominativa y grafica LINDEHOH TROCKEN para vinos espumosos incluidos en la clase 33. La División de Oposición considero en primer lugar la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas mencionadas en la parte relativa a los productos denominados "cervezas, bebidas combinadas que contienen cerveza".
6. STPICE Luxemburgo (Sala Primera) del 15 de febrero de 2005 (TJCE 169/02). Se desestima el recurso contra la resolución de la OAMI que desestima el registro de la marca figurativa NEGRO MODELO respecto a los productos en la clase 32, cervezas, por existir riesgo de confusión con la marca anterior figurativa MODELO para cervezas, refrescos y bebidas no alcohólicas.
7. STPICE Luxemburgo (Sala Segunda) de 1 de marzo de 2005 (TJCE 169/03). Se desestima el recurso contra la resolución de la OAMI que estima el registro de la marca denominativa SISSI ROSSI respecto a los productos en la clase 18, productos de cuero e imitación de cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionaría, por no existir riesgo de confusión con las marcas denominativas anteriores MISS ROSSI para productos de la clase 25, calzados.
8. STPICE Luxemburgo (Sala Segunda) de 1 de marzo de 2005 (TJCE 185/03). Se desestima el recurso contra la resolución de la OAMI que desestima el registro de la marca denominativa ENZO FUSCO respecto a los productos en las clases 3, 9, 18, 24 y 25, por existir riesgo de confusión con la marca comunitaria anterior ANTONIO FUSCO para productos idénticos.
9. STPIC Luxemburgo (Sala Segunda) de 8 de marzo de 2005 (TJCE 32/03) . Se desestima el recurso contra la resolución de la OAMI que desestima el registro de la marca denominativa JELLO SCHUHPARK respecto a los productos en la clase 25, vestidos, calzados, sombrerería, por existir riesgo de confusión con la marca denominativa anterior SCHUHPARK para productos idénticos y muy similares (calzados).
10. STPIC Luxemburgo (Sala Cuarta) de 9 de marzo de 2005 (TJCE 33/039) . Se desestima el recurso contra la resolución de la OAMI que estima el registro de la marca denominativa HAI respecto a los productos y servicios comprendidos en las clases 5, 32, 33, 35 y 42, por no existir riego de confusión con las marcas figurativas anteriores SHARK, marcas nacionales y comunitarias, para productos incluidos en la clase 32, bebidas no alcohólicas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.
11. STPIC Luxemburgo (Sala Segunda) de 16 de marzo de 2005 (TJCE 112/03). Se desestima el recurso contra la resolución de la OAMI que desestima el registro de la marca denominativa FLEXI AIR respecto a los productos en la clase 3, principalmente champús, geles, tintes y productos para la decoloración, lacas, por existir un riesgo de confusión con las marcas nacionales denominativas FLEX para productos idénticos.
    
    Ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas:
    
    
12. STJC (Sala Tercera) de 17 de marzo de 2005 (TJCE C-228/03) . Sentencia relativa a la interpretación del articulo 6, apartado 1, letra c) de la Directiva 89/104 del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, acerca de la limitación de los efectos de la marca. Este asunto tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus (Finlandia), en el marco de un litigio entre, por una parte, las sociedades The Gillette Company y Gillette Group Finland Oy y, por otra, la sociedad LA-Laboratories Ltd Oy, relativo a la mención por parte de esta ultima de las marcas GILLETTE y SENSOR en los envoltorios de los productos que comercializa. El Tribunal de Justicia declara principalmente en primer lugar que, "El uso de la marca ajena por un tercero es necesario para indicar el destino de un producto comercializado por éste cuando dicho uso constituye en la práctica el único modo de proporcionar al público una información comprensible y completa sobre este destino, con objeto de mantener el sistema de competencia no falseado en el mercado de este producto". En segundo lugar, el Tribunal de Justicia expone el requisito de "practicas leales", en el sentido del articulo 6, apartado 1, letra c) de la Directiva 89/104: "El uso de la marca no resulta conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, especialmente cuando:
    
    
    • se realiza de modo que puede inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca;
    • afecta al valor de la marca al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación;
    • desacredita o denigra dicha marca,
    • o el tercero presenta su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena.

El hecho de que un tercero utilice una marca ajena para indicar el destino del producto que comercializa no implica necesariamente que lo presente como si fuera de la misma calidad o tuviera características equivalentes a las del producto que lleva esta marca. Dicha presentación depende de las circunstancias del caso concreto y corresponde al órgano jurisdiccional remitente valorar su posible existencia de acuerdo con las circunstancias del litigio principal."



Fuente AIPPI