NOTICIAS 1 de Julio de 2006 al 30 de Septiembre de 2006

I.- Novedades legislativas de ámbito español

1. Resolución de la OEPM de 19 septiembre 2006. Establece la aplicación del procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de las tasas que por la prestación de servicios en el ámbito de la Propiedad Industrial recauda la Oficina Española de Patentes y Marcas (BOE 30 septiembre 2006, núm. 234, [pág. 34205]).
2. Orden nº 2696/2006, de 28 julio, del MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. CORDERO. Ratifica la modificación del Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida «Ternasco de Aragón» (BOE 22 agosto 2006, núm. 200, [pág. 30928]).
3. Orden nº 2535/2006, de 27 julio, del MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. Reconoce y regula la Indicación Geográfica «Viñedos de España» para los vinos con derecho a la mención tradicional «vino de la tierra» producidos en la zona geográfica que se delimita (BOE 2 agosto 2006, núm. 183, [pág. 28961]).
4. Ley 23/2006, de 7 julio, de Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12-4-1996 (BOE 8 julio 2006, núm. 162, [pág. 25561]).

II.- Novedades jurisprudenciales de ámbito español

ÁMBITO CIVIL

1. Sentencia del Tribunal Supremo núm. 836/2006 (Sala de lo Civil, Sección 1), de 4 septiembre 2006. Se declara la infracción del modelo de utilidad titularidad de la demandante, por haber la demandada fabricado y vendido el muñeco «compi caritas 2». Se condena a la demandada a indemnizar a la actora daños y perjuicios según los beneficios por ella obtenidos.
2. Sentencia del Tribunal Supremo núm. 717/2006 (Sala de lo Civil, Sección 1), de 7 julio 2006. Se declara la existencia de un acto de competencia desleal consistente en existencia la imitación de la presentación de un envase que genera confusión. Se condena a indemnizar los daños y perjuicios causados, cuya existencia se declara «in re ipsa», posponiéndose la determinación de su importe a ejecución de sentencia.
3. Sentencia núm. 160/2006 del Juzgado de lo Mercantil de Granada, de 3 julio 2006. Se desestima una acción de nulidad de una marca por no estar registrado el nombre comercial anterior invocado por la demandante, no constando un conocimiento notorio de los signos del demandante en el conjunto del territorio nacional. Se interpreta el Convenio Unión de París.

ÁMBITO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

1. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -Sección Quinta - dictó Sentencia, en fecha 19 de noviembre de 2003, desestimatoria del recurso deducido por la entidad mercantil «Computer 2000 España, SAU» contra Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27-09-1999, sobre concesión de la inscripción de la marca «PC 2002» por considerar que la marca aspirante número 2.118.743 «PC 2002», que distingue productos de la clase 28, es compatible con la marca registrada opuesta «PC 2000», para productos de la clase 16, al ser suficientemente diferentes las denominaciones y los gráficos contrapuestos y distintos los productos reivindicados, para que puedan convivir en el mercado sin riesgo de confusión, ya que, en ningún caso, se deduce que se genere dilución o debilitamiento de la reputación de la marca prioritaria .El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la mercantil recurrente; con imposición de las costas.
2. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 17 de julio de 2006. La Sala de lo Contencioso -Administriativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección Sexta - dictó sentencia en fecha 12-11-2003, desestimatoria del recurso deducido por la entidad mercantil «Sociedad Española de Radiodifusión, SA» contra Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23-07-2001, sobre concesión de la inscripción de la marca «TV Carrusel Carrusel TV». El TS declara haber lugar al recurso de casación interpuesto por la mercantil recurrente, casa la Sentencia de instancia y estima el recurso contencioso-administrativo contra las Resoluciones citadas de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedieron el registro de la marca número 2.286.479, «TVCarrrusel CarruseltV» para la Clase 41 del Nomenclátor Internacional, Resoluciones que se anulan por no conformes a derecho e incompatible con la marca "Carrusel Deportivo"; y por consiguiente se deniega el registro de la marca solicitada.
3. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 13 julio 2006. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid - -Sección Sexta- dictó Sentencia, en fecha 14-10-2003, desestimatoria del recurso deducido contra un Acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13-06-2000, sobre denegación de la marca «Vibrato» por considerar entre los términos «Vibrato» y «Vivatto», este último con un determinado gráfico y con una W, pueden encontrarse las suficientes concomitancias como para justificar la decisión del organismo registral y su confirmación por el tribunal de instancia. Éste no deja de analizar las dos marcas en su conjunto: antes, al contrario, examina todos sus elementos para discernir cuáles tienen mayor o menor peso significativo. Si a ello se une el carácter denominativo de la marca que aspira al registro, la menor relevancia de los componentes gráficos de la ya inscrita es innegable, a efectos comparativos, como lo es la muy escasa trascendencia del factor conceptual cuando ambos vocablos son de fantasía y se aplican a unos mismos productos protegidos que resultan ser artículos de cuero, ajenos a la supuesta connotación del término «vibrato». El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la entidad mercantil «Hermes Internacional»; con imposición de las costas.
4. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 13 de julio 2006. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -Sección Sexta- dictó Sentencia, en fecha 11-11-2006, desestimatoria del recurso deducido por la entidad mercantil «La Ley Actualidad, SA» contra Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25-09-2001, sobre concesión de la inscripción de la marca «Infoley» por considerar la compatibilidad entre las marcas enfrentadas, no puede decirse que se haga una interpretación incorrecta del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas ni de la jurisprudencia que la interpreta, excluyéndose todo riesgo de error o confusión, ya que el rechazo absoluto por la Sala de Instancia de la confundibilidad de los signos implica igualmente el rechazo del posible riesgo de asociación respecto del origen empresarial de uno y otro distintivo, pues dicho riesgo no es, en definitiva, sino una modalidad más, o variante, del riesgo de confusión, esto es, una especie dentro del género (...)ni aquel riesgo ni la notoriedad de la marca oponente quedan en entredicho hay suficientes elementos de distinción entre los signos, de forma que incluso el hecho de que la marca prioritaria sea notoria no impide que se otorgue la solicitada, pues el consumidor distingue perfectamente los productos de ambas, entendido el consumidor como consumidor medio, esto es, como persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales.

III.- Novedades legislativas de ámbito comunitario

1. Publicación de una solicitud de registro con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CEE) Nº 510/2006 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios ("Cordero de Navarra"). País: España. Producto: Carne. Diario Oficial de la Unión Europea C 158, de 7 de julio de 2006, p.5
2. Publicación de una solicitud de registro con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CEE) Nº 510/2006 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios ("Oscypek"). País: Polonia. Producto: Queso. Diario Oficial de la Unión Europea C 180, de 2 de agosto de 2006, p. 94
3. Publicación de una solicitud de registro con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CEE) Nº 510/2006 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios ("Pohorelický kapr"). País: República Checa. Producto: Pescado fresco y derivados. Diario Oficial de la Unión Europea C 202, de 25 de agosto de 2006, p.2
4. Publicación de una solicitud de registro con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CEE) Nº 510/2006 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios ("Pomme du Limousin"). País: Francia. Producto: Manzanas. Diario Oficial de la Unión Europea C 204, de 26 de agosto de 2006, p.26
5. Publicación de una solicitud de registro con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CEE) Nº 510/2006 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios ("Zatecký chmel"). País: República Checa. Producto: Lúpulo. Diario Oficial de la Unión Europea C 204, de 26 de agosto de 2006, p.30
6. Publicación de una solicitud de registro con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CEE) Nº 510/2006 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios ("Tome des Bauges"). País: Francia. Producto: Queso. Diario Oficial de la Unión Europea C 211, de 2 de septiembre de 2006, p.8.
7. Publicación de una solicitud de registro con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CEE) Nº 510/2006 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios ("Bryndza Podhalanska"). País: Polonia. Producto: Quesos. Diario Oficial de la Unión Europea C 230, de 23 de septiembre de 2006, p.2
8. Publicación de una solicitud de registro con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CEE) Nº 510/2006 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios ("Banon"). País: Francia. Producto: Queso Diario Oficial de la Unión Europea C 234, de 29 de septiembre de 2006, p.2

IV.- Novedades jurisprudenciales de ámbito comunitario.

Ante el Tribunal de Justicia de Primera Instancia

1. STJCE Luxemburgo de 10 de julio de 2006 (T-323/03) La Baronia de Turis/OAMI - Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE) .- Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa LA BARONNIE - Marca nacional denominativa anterior BARONIA - Prueba del uso de la marca anterior - Pruebas aportadas por primera vez ante la Sala de Recurso - Admisibilidad - Alcance del examen efectuado por las Salas de Recurso - Artículos 62 y 74 del Reglamento (CE) Nº 40/94. El Tribunal estima el recurso y considera que aunque la prueba de uso se presente por primera vez ante la Sala de Recurso, dicha prueba ha de ser tenida en cuenta.
2. STJCE Luxemburgo de 11 de julio de 2006 (T-252/04) Caviar Anzali/OAMI-Novomarket (Asetra) . Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa ASETRA - Marca nacional e internacional figurativa anterior CAVIAR ASTARA - Motivos de denegación relativos - Riesgo de confusión - Desestimación de la oposición por no haberse aportado documentos en los plazos señalados - Pruebas aportadas por primera vez ante la Sala de Recurso - Admisibilidad - Alcance del examen efectuado por las Salas de Recurso - Artículos 62 y 74 del Reglamento (CE) Nº 40/94. El Tribunal anula la resolución de la Sala de Recurso considerando que la traducción del Certificado de registro aportada en fase de recurso debe ser tenida en cuenta como aportada en plazo.
3. STJCE Luxemburgo de 11 de julio de 2006 (T-247/03) Torres/OAMI-Bodegas Muga (Torre Muga) . El Tribunal desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la OAMI sobre registro de marca comunitaria. La Sala declara que la diferencia entre los signos litigiosos no permitía declarar la existencia de un riesgo de confusión, cualquiera que fuese la notoriedad del signo anterior, por lo que el reconocimiento de la notoriedad del signo anterior no hubiera podido modificar el fallo de la resolución impugnada. Interdependencia entre los factores tomados en consideración. Consideraciones sobre el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta.
4. STJCE Luxemburgo de 12 de julio de 2006 (T-97/05) Rossi/OAMI-Marcorossi (MARCOROSSI) . Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca denominativa comunitaria MARCOROSSI - Marcas nacionales e internacionales denominativas anteriores MISS ROSSI - Marca denominativa comunitaria anterior SERGIO ROSSI - Motivo de denegación relativo - Inexistencia de riesgo de confusión.
5. STJCE Luxemburgo de 12 de julio de 2006 (T-277/04) Vitakraft-Werke/OAMI-Johnson's Veterinary (VITACOAT) . El Tribunal desestima el recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la OAMI que permitía el acceso al registro de la marca solicitada. La Sala declara que el Tribunal no incurrió en un error al estimar que las marcas anteriores no gozaban de un fuerte carácter distintivo por ser conocidas en el mercado pues no se ha probado suficientemente esa notoriedad de la marca anterior, y sin embargo sí se ha acreditado la diferencia conceptual entre los signos en cuestión. A pesar de que una palabra de origen latino sea menos familiar para un consumidor de habla alemana, el término "vita" evoca de modo general una cualidad positiva que puede atribuirse a una gran gama de productos o servicios diferentes. Se rechaza la tesis de que el término "vita" tiene un fuerte carácter distintivo. Sentencias de tribunales alemanes invocadas por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, sin haber sido alegadas anteriormente ante los órganos de la OAMI, solo pueden afectar a la legalidad de la resolución de la Sala de Recursos si la OAMI hubiese debido tenerlos en cuenta de oficio. El Tribunal de Primera Instancia no debe tomar en consideración, de oficio, hechos que no hayan sido invocados por las partes, por lo que dichos hechos no pueden desvirtuar la legalidad de una resolución de la Sala de Recursos.
6. STJCE Luxemburgo de 6 de septiembre de 2006 (T-6/2005) DEF-TEC/OAMI-Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) . El Tribunal de Primera Instancia estima el recurso interpuesto contra la resolución de la OAMI sobre un procedimiento de oposición de registro de marca. La Sala anula la resolución impugnada ya que la Sala de Recurso ignoró la validez del consentimiento, pues al producirse un cambio en el titular de la marca entre el día en que se prestó el consentimiento y el día en que se presentó la solicitud de registro de la marca de que se trata, al haber considerado erróneamente la Sala que la declaración no contenía consentimiento claro que autorizara a la demandante a presentar la solicitud de registro de la marca, no se planteó la cuestión de determinar si dicho consentimiento había sobrevenido a la compra de los activos de la sociedad.
7. STJCE Luxemburgo de 7 de septiembre de 2006 (T-168/04) L & D/OAMI - Sämann (Aire Limpio) El Tribunal de Primera Instancia desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la OAMI que denegaba el registro de la marca solicitada por su similitud con una marca anterior que induce a la confusión a los consumidores, y por la notoriedad de la que goza ésta ante el público. La Sala confirma la resolución impugnada al haber quedado probado el uso de las marcas anteriores y su notoriedad en el mercado. El carácter distintivo particular de una marca puede adquirirse debido a su uso prolongado y a su notoriedad como parte de otra marca registrada, siempre que el público destinatario perciba que la marca indica la procedencia de los productos de una empresa determinada. El elemento gráfico contenido en la marca reviste un carácter manifiestamente dominante en la impresión de conjunto y prevalece de manera notable sobre el elemento denominativo.
8. STJCE Luxemburgo de 7 de septiembre de 2006 (T-133/05) Gérard Meric/OAMI-Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP) . El Tribunal de Primera Instancia desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la OAMI sobre registro de marca comunitaria. La Sala declara que el consumidor español medio podrá creer que los productos que llevan la marca del recurrente, que pretende la inscripción y los vendidos con la marca ya registrada (PAM-PAM), proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente por ser términos muy semejantes.
9. STJCE Luxemburgo de 13 de septiembre de 2006 (T-191/04) MIP Metro/OAMI-Tesco Stores (METRO) . El Tribunal de Primera Instancia estima el recurso interpuesto contra la resolución de la OAMI que anulaba la resolución de la División de Oposición al considerar que en la fecha de presentación de la oposición el derecho anterior tenía todavía validez, y la interviniente no estaba, por tanto, obligada a probar la renovación del registro de su marca. La Sala anula la resolución impugnada pues se consideró erróneamente que la División de Oposición no puede tener en cuenta la expiración de la validez de la marca anterior que se produce antes de resolver la oposición y que no puede solicitar información concerniente a la renovación de la marca anterior después de la presentación inicial de las pruebas.
10. STJCE Luxemburgo de 27 de septiembre de 2006 (T-172/04) Telefónica/OAMI-Branch (Emergia) . El Tribunal de Primera Instancia desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la OAMI sobre registro de marca comunitaria. El Tribunal de Primera Instancia no puede tomar en consideración los elementos de hechos referidos a circunstancias fácticas desconocidas por la OAMI, para controlar la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso. La Sala declara que no procede el registro de la marca solicitada ya que entre las marcas enfrentadas (Emergea/Emergia), existe un riesgo de confusión debido, sobre todo, al elevado grado de similitud de los servicios y a la gran similitud fonética entre los dos signos. Cuando un componente puede dominar por sí solo la imagen de la marca que el público destinatario guarda en la memoria, el resto de los componentes son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta.

Ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

1. STJC de 13 de julio de 2006 (C-4/03) Gesellchaft/Lamellen. El Tribunal de Justicia resuelve la cuestión prejudicial planteada sobre la interpretación del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. La Sala declara que debe interpretarse en el sentido de que la regla de competencia exclusiva que establece se aplica a todos los litigios relativos a la inscripción o validez de una patente, tanto si la cuestión se suscita por vía de acción como por vía de excepción.
2. STJC de 13 de julio de 2006 (C-539/03) Roche Nederland y otros/Países Bajos. El Tribunal de Justicia resuelve la cuestión prejudicial planteada sobre la interpretación del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y su aplicación sobre patente europea. La Sala declara que el Artículo 6 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que no se aplica en el marco de un litigio por violación de patente europea en el que intervienen varias sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes, en relación con hechos cometidos en el territorio de uno o de varios Estados, aún cuando dichas sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, hubieran actuado de manera idéntica o similar, con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas.
3. STJC de 18 de julio de 2006 (C-214/05) Sergio Rossi/OAMI (SISSI ROSSI) . El Tribunal de Justicia desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del TPI que confirmaba la resolución de la OAMI que concedía el registro de la marca solicitada por no existir riesgo de confusión con la enfrentada (MISS ROSSI). La Sala confirma la sanción impugnada pues el Tribunal no cometió ningún error de derecho al no sancionar la infracción del Reglamento sobre marcas. Al Tribunal de Primera Instancia le corresponde únicamente apreciar la importancia que ha de atribuirse a las pruebas presentadas ante él.
4. STJC de 7 de septiembre de 2006 (C-108/05) Bovemij Verzekeringen/Benelux-Merkenbureau. - Directiva 89/104/CEE - Artículo 3, apartado 3 - Carácter distintivo - Adquisición por el uso - Consideración de la totalidad o de una parte sustancial del territorio del Benelux - Consideración de las zonas lingüísticas del Benelux - Marca denominativa EUROPOLIS. El artículo 3, apartado 3 (Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas) debe interpretarse en el sentido de que sólo cabe admitir el registro de una marca basándose en esta disposición si se demuestra que esta marca ha adquirido por el uso un carácter distintivo en toda la parte del territorio del Estado miembro o, en toda la parte del territorio (en este caso del Benelux) donde existe un motivo de denegación. Si el motivo de denegación de una marca que consiste en una o varias palabras de una lengua oficial de un Estado miembro sólo existe en una de las zonas lingüísticas del Estado miembro, debe demostrarse que la marca ha adquirido por el uso carácter distintivo en toda esa zona lingüística. En la zona lingüística así definida, procede apreciar si los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto o el servicio en cuestión atribuyéndole una procedencia empresarial determinada.

Fuente: AIPPI